贴牌生产的法律性质及相关问题研究——一起国内贴牌生产案件引发的思考

发布时间：2009/9/3 8:42:56

姚武强  刘润涛

浙江子城律师事务所   嘉兴学院文法学院

 

论文摘要:加工贸易中的贴牌生产涉及多重复杂的法律关系，目前缺乏明确的法律规定，理论和实践中上存在很大的争议。本文从一起典型的国内加工贸易中的贴牌生产纠纷入手，通过贴牌生产法律性质的界定，对案件涉及的法律关系及案由等相关问题进行研究，解决加工贸易中贴牌生产引发的突出问题，为我国司法保护政策的完善提出相关建议。

关键词:贴牌生产 承揽 商标许可使用

 

加工贸易中的贴牌生产引发了大量的纠纷，理论上存在激烈的争论，实践中工商执法与司法等实务部门之间存在很大的分歧，不同地区的司法机关内部都有不同的处理方式，贴牌生产引发的纠纷成为加工贸易中的突出问题，对这一问题进行研究具有很高的理论价值和司法实践指导意义。2009年4月21日最高人民法院印发《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》（法发〔2009〕23号），其中着重提出，要完善有关加工贸易的司法政策，促进加工贸易健康发展。认真研究加工贸易中的知识产权保护问题，抓紧总结涉及加工贸易的知识产权案件的审判经验，解决其中存在的突出问题，完善司法保护政策，促进加工贸易的转型升级。为此，本文从笔者代理的一起贴牌生产的案件入手，运用理论联系实际的方法，对国内贴牌生产的法律性质及相关问题进行深入研究，以期为加工贸易中贴牌生产突出问题的解决和司法保护政策完善作出一定贡献。

 

一、基本案情

无锡A公司是江苏B公司的一个子公司，B公司是某注册商标的所有人，A公司经B公司的许可在其生产的某类产品上使用该注册商标。自2005年10月15日起，A公司委托C公司为其贴牌生产该类产品，在其生产产品的包装箱、铭牌等零部件上使用该注册商标。并约定，贴牌产品的销售经营权归A公司。2006年4月20日，双方再次签订了协议，将授权期限延长至2009年12月31日。产品的销售经营权归A公司，并允许C公司在完成贴牌生产任务后少量自主销售其所生产的产品。后由A公司以自己的名义协助C公司办理了国家强制性产品认证。2007年10月,商标权人B公司认为C公司侵犯其商标权，并向工商行政机关举报，致使C公司被工商行政机关查处，并于2008年12月对C公司作出行政处罚决定书，处以高额的罚款，直接导致C公司停产停业，C公司遭受了重大损失。A公司与C公司经多次协商未果，C公司以A公司为被告于2009年4月向法院提起诉讼。

 

二、争议焦点

这一案件涉及的生产经营方式在经济活动中相当普遍，在这种生产经营方式中，一般的纠纷是由于委托方没有相应的商标权利，致使接受委托方与委托方构成共同侵权而产生的纠纷。但本案涉及的法律问题却比较特殊，本案中接受委托方在被工商机关认定构成侵权被并处罚以后，依据其与委托方签订的合同，追究委托方责任。而且，委托方本身是有权使用涉案注册商标的。

本案争议的焦点在于：

1、本案涉及的法律关系的定性，即本案涉及几种法律关系，分别如何定性？

2、本案案由的确定，即本案涉及的多重法律关系中，以哪种法律关系作为确定纠纷的案由？案由的不同，享有管辖权的法院可能不同，负责审理案件的审判组织也会不同？因为涉及商标使用的知识产权纠纷属于特殊管辖。

 

三、作者述评

本案是国内加工贸易中一起典型的贴牌生产纠纷。那么，什么是贴牌生产？贴牌生产的法律性质如何界定？案由如何确定？这些问题的解决是处理贴牌生产类型纠纷的前提和关键。

一、贴牌生产的概念与法律性质

（一）贴牌生产的概念

OEM（Orignal Equipment Manufactuce），即原始设备制造商，现在已经被引申为指“贴牌生产”这种经济合作模式，又称定牌生产。其基本含义是：受托生产方按委托方（品牌拥有者）的委托合同进行产品开发和制造，产品使用委托方所拥有的商标，并由委托方销售或经营，受委托方收取加工费用的合作经营生产方式。近年来，这种生产方式在涉外加工贸易中和国内某些行业甚为流行，引发了大量的纠纷。

（二）贴牌生产的法律性质

有的学者认为，OEM是一种加工承揽关系。承揽合同是指承揽人按照定作方的要求完成一定的工作，交付一定的工作成果，定作方接受工作成果并给付报酬的合同。要求他人完成一定加工行为的品牌拥有方是定作方，按他人要求从事一定产品生产的一方为承揽方。贴牌生产的法律性质属于承揽，交付加工成果的行为不是销售行为。[①]

有的学者认为，OEM是一种委托加工关系，委托合同是委托人与受托人约定，由受托人处理委托人事务的合同。OEM模式下的委托加工关系较之一次性的加工承揽关系复杂许多。

有的学者认为，在贴牌加工的过程中使用他人的商标，属于商标使用许可范畴。OEM合作关系包含的最基础的法律关系当属商标使用许可，因为一方要能使用另外一方的品牌进行生产或者销售，必定要获得该品牌权利人的授权，否则将面临商标侵权指控的威胁。

本文认为，贴牌生产是承揽加工带有他人注册商标商品的行为。但是，贴牌生产中承揽方使用商标的行为不构成商标法意义上的商标使用，或者说，贴牌生产中商标法意义上的商标使用人是定作人。

贴牌生产作为一种特殊的承揽形式，其法律特征表现在：（1）定作人对用于贴牌的商标享有商标权（包括许可使用权）；（2）承揽人不享有贴牌产品上的商标权利；（3）加工的贴牌产品应返回给定作人或定作人指定的途径处理；（4）承揽人应在产品上依法标明定作人的名称、地址及产地等信息。所以，从贴牌生产的法律特征来看，贴牌生产中的商标使用有别于商标许可使用中的商标使用，因为：

（1）主体间的相互关系不同。贴牌生产中委托人和接受委托人之间形成的是一种委托和接受委托完成一定工作和任务的关系，即承揽法律关系；而商标许可使用关系中，针对的是商标权的使用许可，双方形成的是商标权使用许可与被许可的法律关系。

（2）商标的使用性质不同。贴牌生产商品上的商标的实际使用者是定作人，承揽人不过是定作人在贴牌生产的商品上使用商标行为的实施者，承揽人的商标使用行为是在定作人的指示下进行的，并且是为了履行加工承揽合同义务在贴牌产品上的附带性使用，更是承揽人为完全履行其合同义务所必不可少的使用，从商标使用的性质来看，这里的承揽把商标贴附在产品包装和产品上的这种使用商标行为，是加工行为的一部分，承揽人在贴牌生产中并不构成商标法意义上的商标使用，由于产品还没有进入流通领域，不是基于商标的功能——识别不同的生产者、经营者——而使用商标，所以这里的真正的商标使用人为定作人，而非承揽人，贴牌生产中的这种使用方式不仅不是用来区别承揽人生产的产品的来源，而恰恰为了定作人区别产品的来源，所以，对承揽人而言，在贴牌生产中使用商标的行为不构成商标法意义上的商标使用；[②]而在商标使用许可关系中，被许可人经商标权人许可的商标使用，是受自己的意志控制下的使用行为，商标使用的主体是被许可人，这也正是商标使用许可关系缔结的目的所在。

（3）商标权的处分方式不同。在贴牌生产中，定作人对用于贴牌的商标享有商标权（包括许可使用权），而承揽人不享有定牌产品上的商标权利，贴牌生产承揽人按照约定完成产品的加工和生产，就是履行了合同义务，贴牌生产不涉及商标使用许可，假如接受贴牌的承揽人不在生产的产品上贴上委托方的注册商标，恰恰是没有履行贴牌生产合同约定的义务，构成违约；而在商标使用许可关系中，发生的商标使用权的转移，即商标使用权从许可方转移到被许可方。

（4）商标使用的法律后果不同。在贴牌生产中，承揽人按照定作人的指示，将商标贴附在承揽加工的产品上，然后将产品交给定作人，由定作人进行销售，产品责任和售后服务都由定作人负责和承担，这也就是本案中定作人与承揽人之间为什么另行签订售后服务协议的原因所在；而在商标许可使用关系中，被许可人在自己生产的产品上贴上许可人许可使用的商标，商标被许可使用人有义务保证其使用商标的产品的质量，产品的售后服务和产品责任都由被许可人负责和承担。

（5）混淆理论。从作为目前商标法关于商标侵权法律规定的法理基础和认定商标侵权的主要理论依据的混淆原则来看，商标的最基本功能是识别功能，识别性包含了两种关系：商标与商品或服务之间的联系；商标所标识的商品或服务与提供者之间的联系。任何商标都应当具有可识别性，这样才能够将消费者引导至某种商品或服务上，使消费者正确区分某类商品或服务的不同提供者。因此，商标权人对商标的使用，其主要目的在于使消费者不致对其商品或服务发上混淆和误认，商标的混淆原则正是基于此而产生的。在贴牌生产中，承揽人按照定作人的指示，将商标贴附在承揽加工的产品上，然后将产品交给定作人，定作人享有销售经营权，并由定作人负责相应的销售服务和产品责任。这种情况下，不会导致消费者混淆，不会导致消费者混淆，也不会损害消费者的利益。这与商标许可使用不同，商标使用许可关系中，被许可人就是以自己名义使用注册商标，并对商标使用行为承担责任，消费者也无法真正区分注册商标所有人的产品和被许可使用注册商标的产品，消费者在产品的来源上发生了混淆或存在混淆的可能性。

所以，对商标法意义上商标使用的认定，应该考虑商标使用人是否系基于商标目的而为的使用，不应仅仅着眼于行为的表面。贴牌生产是承揽加工带有他人注册商标商品的行为。但是，贴牌生产中承揽方使用商标的行为不构成商标法意义上的商标使用，或者更直接说，贴牌生产中商标法意义上的商标使用人是定作人。

二、本案涉及的法律关系及处理

由于贴牌生产中承揽人的商标使用行为不构成商标法意义上的商标使用，贴牌生产中定作人与承揽人之间形成的法律关系就不构成商标使用许可关系，贴而是一种特殊的承揽关系。

（一）在贴牌生产中，原、被告双方形成的是承揽合同关系，原告并未侵犯商标权人的商标权。

自2005年10月起，被告A公司委托原告C公司为其贴牌生产某种产品，在生产产品的包装箱、铭牌等零部件上使用某注册商标，A公司和C公司之间形成的委托贴牌生产关系在法律上属于承揽关系，定作人为被告A公司，承揽人为原告C公司。

首先，在承揽关系中，贴牌生产商品上的商标的实际使用者是定作人，承揽人不过是定作人在贴牌生产的商品上使用商标行为的实施者，承揽人的商标使用行为是在定作人的指示下进行的，并且是为了履行加工承揽合同义务在贴牌产品上的附带性使用，更是承揽人为完全履行其合同义务所必不可少的使用，所以这里的真正的商标使用人为定作人，而非承揽人，承揽人在贴牌生产中并不构成商标法意义上的商标使用，不是基于商标的功能——识别不同的生产者、经营者——而使用商标，贴牌生产中的这种使用方式不仅不是用来区别承揽人生产的产品的来源，而恰恰为了定作人区别产品的来源，所以，对承揽人而言，在贴牌生产中使用商标的行为不构成商标法意义上的商标使用，这里的商标使用人是定作人。

其次，本案中，A公司作为定作人，其是经过注册商标所有人B公司合法许可，在该类产品上使用某注册商标的，既然定作人有权使用该注册商标，贴牌生产中的商标使用人是定作人，而非承揽人，承揽人，也就是本案的原告C公司就没有侵犯注册商标所有人B公司的商标权。这与一般的国际贸易中涉外贴牌生产纠纷性质截然不同，涉外贴牌生产中，定作人享有在其本国或一定地域内的商标权，但在承揽人所在地域范围内，该注册商标的商标权人不是定作人，而是第三方，在这样情况下，承揽人接受定作人的委托生产贴牌产品，侵犯了该第三方在承揽人所在地域内享有的商标权，构成商标侵权。[③]而在本案中，定作人A公司是合法的商标使用权人。

所以，由于承揽关系中，商标法意义上的商标使用人是定作人A公司，而定作人A公司享有合法的商标使用权，所以，不存在侵犯商标所有人B公司的行为，C公司的贴牌生产行为不构成侵犯商标权。

（二）在贴牌生产之外，被告A公司还允许原告C公司在完成贴牌生产任务后少量自主销售贴附商标的产品，并下达了销售和上交利润的任务，自主销售部分事实上构成了商标许可使用。

贴牌生产关系中，接受委托负责生产一方人是没有产品的销售权的。所以，如果委托方允许生产方自主销售生产的贴附商标的产品，并下达了销售和上交利润的任务，这种合作方式本质上是构成商标许可使用关系，商标许可使用费用以完成一定的销售任务和上交利润的形式体现。

在商标许可使用关系中，真正的商标使用人为接受委托的生产商，自主销售产品的商标使用，是基于商标的功能——识别不同的生产者、经营者——而使用商标。所以，对接受委托生产方而言，自主销售部分的使用商标的行为构成了商标法意义上的商标使用，而这种使用是基于委托方的授权而产生的，因此，自主销售部分事实上构成了商标许可使用。但被告A公司明知自己无权授权他人使用该商标，主观上存在着重大过错；而原告C公司已经尽到合理审查的义务，主观上没有过错。

1、被告A公司无权授权他人使用该商标

被告A公司经商标权人B公司许可在某类产品上使用该注册商标，但由于在许可使用协议上双方未明确约定许可使用的类型，因此这种许可应理解为普通使用许可。[④]在普通许可使用关系中，被许可人在未征得许可人同意的情况下不得自行许可第三人使用注册商标。所以，被告A公司无权授权他人使用该商标。

2、被告A公司明知自己无权许可他人使用该注册商标，主观上存在着重大过错；而原告C公司已经尽到合理审查的义务，主观上没有过错。

（1）A公司在明知自己无权许可他人使用该注册商标的情况下，故意隐瞒事实，授权C公司使用该注册商标。

被告A公司明知自己无权授权原告C公司使用该注册商标，却授权原告使用该注册商标，且事后又不向商标权人B公司备案。可见，被告A公司存在着故意或至少是重大过失。而且，也正是由于被告A公司许可C公司使用商标，事前没有征得商标权人同意、事后又不向商标权人备案的行为导致原告C公司被商标权人举报，直接导致原告C公司停产停业，并被处以高额的行政处罚。

（2）原告C公司虽就自主销售部分构成商标侵权，但原告已经尽到合理的审查义务，主观上没有过错。

原告C公司已经对被告A公司的商标使用权进行合理审查，能够提供合法的商标权利证明，且被告A公司以自己名义为原告C公司办理了中国强制产品认证证书，被告A公司还给原告C公司下达了销售、上交利润的任务和签订了售后服务协议，使得原告C公司有充分理由相信被告A公司可以进行授权，原告已经充分尽到合理审查的注意义务。承揽加工带有他人注册商标的商品的，承揽人应当对定作人是否享有注册商标专用权进行审查。未尽到注意义务加工侵犯注册商标专用权的商标的，承揽人与定作人构成共同侵权，应当与定作人承担损害赔偿等责任。承揽人不知，并能提供定作人及其商标权利证明的，不承担损害赔偿责任。

所以，自行销售的部分实质上构成了商标权使用许可，原、被告构成共同侵权，侵犯了商标权人的商标权，这种侵权是事实，但由于原告佳舟公司已经尽到合理审查的注意义务，并且指明商标的来源和出处，主观上没有过错，不承担损害赔偿责任。相反，被告小天鹅公司要赔偿其过错行为给原告佳舟公司造成的重大损失。

基于以上对贴牌生产性质的界定和商标许可使用法律关系的分析，结合本案的具体情况，被告A公司事前明知自己无权许可他人使用该注册商标，事后又未将委托授权协议报商标权人公司备案，没有履行合同约定的担保义务，被告A公司的行为构成违约，并且由于被告A公司的违约行为直接导致原告C公司被工商机关查处，致使原告C公司停产停业，并被处以高额的罚款，给原告C公司造成了重大损失，这种损失应该由被告A公司赔偿。

三、案由的确定

从案件涉及的法律关系及诉讼技巧来看，本案原告方之所以选择以承揽合同纠纷而不是商标许可使用合同纠纷提起诉讼，主要原因在于：

（1）从案件涉及法律问题的本身来看，本案涉及的主要问题是承揽关系，贴牌生产构成了本案的主要内容，而贴牌生产的法律性质是承揽关系；完成销售任务和上交利润后，允许承揽人少量自主销售，这部分构成商标许可使用关系，但在案件中处于相对次要的地位。

（2）根据合同法和民事诉讼法的相关规定，承揽合同纠纷由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖，而加工承揽合同中，加工行为地为合同履行地。所以，原告C公司可以选择在加工行为地法院即原告所在地法院提起诉讼。

（3）若以商标许可使用合同纠纷提起诉讼，根据合同法和民事诉讼法的相关规定，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。而商标许可使用合同关系中合同履行地如何解释，目前没有明确的法律规定，虽然可以适用合同法和民事诉讼法有关确定合同履行地的一般规则进行理论上的解释，但由于这种解释直接的法律依据不足，若被告提出管辖权异议，也将面临着程序上的难题，为以后纠纷的解决留下隐患。

结语

近年来，贴牌生产引发的纠纷成为加工贸易中的突出问题，有宏观层面的经济发展问题，也有微观层面的法律实务操作问题，影响了法律关系的稳定，影响了企业的转型升级与创新，影响了社会的和谐，认真研究加工贸易中的知识产权保护问题，抓紧总结涉及加工贸易的知识产权案件的审判经验，解决其中存在的突出问题，完善司法保护政策，促进加工贸易的转型升级，成为当前面临的一个重大课题，希望本文的研究对于加工贸易中贴牌纠纷的解决有所裨益。